Заявка на консультацию
Оставьте заявку ниже и в течение 10 минут мы
перезвоним вам, чтобы провести консультацию
перезвоним вам, чтобы провести консультацию
Я принимаю условия передачи информации
Сейчас работаем – Звоните
Профессиональная юридическая помощь
С 2015 года выиграли более 800 дел
Международная регистрация товарного знака: Мадридская система
Мадридская система позволяет подать одну международную заявку на товарный знак и указать в ней несколько государств - участников системы. Но это не единая регистрация, автоматически действующая во всех выбранных странах: в каждой юрисдикции национальное ведомство самостоятельно рассматривает вопрос о предоставлении охраны.
Для российского бизнеса международная заявка подаётся через Роспатент на основании базовой заявки или регистрации товарного знака. В течение первых пяти лет международная регистрация зависит от базовой заявки или регистрации. Если она прекращает действовать полностью или частично вследствие определённых оснований, это может повлечь соответствующее ограничение международной регистрации. При этом законодательство предусматривает возможность трансформации международной регистрации в национальные заявки в установленных случаях.
Поэтому международную регистрацию целесообразно рассматривать не как формальную процедуру «одна заявка - все страны», а как инструмент построения единой стратегии защиты бренда на нескольких рынках.
Для российского бизнеса международная заявка подаётся через Роспатент на основании базовой заявки или регистрации товарного знака. В течение первых пяти лет международная регистрация зависит от базовой заявки или регистрации. Если она прекращает действовать полностью или частично вследствие определённых оснований, это может повлечь соответствующее ограничение международной регистрации. При этом законодательство предусматривает возможность трансформации международной регистрации в национальные заявки в установленных случаях.
Поэтому международную регистрацию целесообразно рассматривать не как формальную процедуру «одна заявка - все страны», а как инструмент построения единой стратегии защиты бренда на нескольких рынках.
Когда нужна международная регистрация товарного знака?
Регистрация товарного знака в России сама по себе не создаёт автоматической охраны бренда за рубежом.
Если российская компания начинает использовать обозначение в другой стране, необходимо отдельно оценивать наличие правовой охраны именно там.
Это особенно актуально, если бизнес:
В конкретной стране третье лицо может раньше самого владельца бизнеса получить регистрацию сходного знака. После этого возникают риски предъявления претензий к использованию бренда, блокировки отдельных каналов продаж и необходимости перестраивать коммерческую стратегию.
Если российская компания начинает использовать обозначение в другой стране, необходимо отдельно оценивать наличие правовой охраны именно там.
Это особенно актуально, если бизнес:
- выходит на зарубежные маркетплейсы;
- заключает договоры с иностранными дистрибьюторами;
- открывает представительства;
- продаёт товары под собственным брендом за пределами России;
- предоставляет услуги иностранным клиентам;
- планирует международную франшизу;
- привлекает иностранных инвесторов;
- готовит продажу бизнеса или бренда иностранному покупателю.
В конкретной стране третье лицо может раньше самого владельца бизнеса получить регистрацию сходного знака. После этого возникают риски предъявления претензий к использованию бренда, блокировки отдельных каналов продаж и необходимости перестраивать коммерческую стратегию.
- Для бизнеса, который уже инвестировал значительные средства в продвижение бренда, такая ситуация может оказаться существенно дороже самой регистрации.
Что такое Мадридская система?
Мадридская система международной регистрации товарных знаков администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности - ВОИС.
Её главное преимущество заключается в централизованной процедуре.
Вместо самостоятельной подачи отдельных заявок в несколько стран правообладатель может подать одну международную заявку и указать государства, в которых хочет получить охрану.
При этом необходимо понимать важное ограничение:
Мадридская система не создаёт единого международного товарного знака, который автоматически действует во всех странах мира.
После международной регистрации каждая указанная страна сохраняет возможность самостоятельно оценить обозначение по своему национальному законодательству.
То есть знак может:
Её главное преимущество заключается в централизованной процедуре.
Вместо самостоятельной подачи отдельных заявок в несколько стран правообладатель может подать одну международную заявку и указать государства, в которых хочет получить охрану.
При этом необходимо понимать важное ограничение:
Мадридская система не создаёт единого международного товарного знака, который автоматически действует во всех странах мира.
После международной регистрации каждая указанная страна сохраняет возможность самостоятельно оценить обозначение по своему национальному законодательству.
То есть знак может:
- получить охрану сразу во всех выбранных странах;
- получить охрану только в части стран;
- получить предварительный отказ в одной или нескольких юрисдикциях;
- потребовать отдельной работы с национальным ведомством после получения отказа.
- Именно поэтому международная заявка — это централизованный способ управления регистрацией, но не замена национальной экспертизе.
Как проходит регистрация?
Для российского заявителя схема в общем виде выглядит следующим образом.
1. Подготовка базовой заявки или использование базовой регистрации
Международная заявка должна основываться на национальной заявке или регистрации, отвечающей требованиям Мадридской системы.
Для российского бизнеса базой выступает заявка или регистрация товарного знака в Роспатенте.
2. Подготовка международной заявки
Определяются:
Международная заявка не позволяет произвольно расширить перечень по сравнению с базовой заявкой или регистрацией.
3. Подача через национальное ведомство
Для российского заявителя международная заявка проходит через Роспатент.
После проверки соответствия установленным требованиям она направляется в Международное бюро ВОИС.
4. Формальная экспертиза ВОИС
ВОИС проверяет международную заявку на соответствие формальным требованиям.
При отсутствии препятствий международная регистрация вносится в Международный реестр и публикуется.
5. Рассмотрение в указанных странах
Дальше начинается наиболее важная часть.
Каждое национальное ведомство самостоятельно решает, предоставлять ли охрану обозначению на своей территории.
Если оснований для отказа нет, охрана предоставляется.
Если ведомство выявляет основания для отказа, правообладателю направляется предварительный отказ.
1. Подготовка базовой заявки или использование базовой регистрации
Международная заявка должна основываться на национальной заявке или регистрации, отвечающей требованиям Мадридской системы.
Для российского бизнеса базой выступает заявка или регистрация товарного знака в Роспатенте.
2. Подготовка международной заявки
Определяются:
- правообладатель;
- обозначение;
- перечень товаров и услуг;
- страны, в которых требуется охрана;
- иные необходимые сведения.
Международная заявка не позволяет произвольно расширить перечень по сравнению с базовой заявкой или регистрацией.
3. Подача через национальное ведомство
Для российского заявителя международная заявка проходит через Роспатент.
После проверки соответствия установленным требованиям она направляется в Международное бюро ВОИС.
4. Формальная экспертиза ВОИС
ВОИС проверяет международную заявку на соответствие формальным требованиям.
При отсутствии препятствий международная регистрация вносится в Международный реестр и публикуется.
5. Рассмотрение в указанных странах
Дальше начинается наиболее важная часть.
Каждое национальное ведомство самостоятельно решает, предоставлять ли охрану обозначению на своей территории.
Если оснований для отказа нет, охрана предоставляется.
Если ведомство выявляет основания для отказа, правообладателю направляется предварительный отказ.
- И уже на этом этапе может потребоваться работа с местным патентным поверенным.
Базовая регистрация и правило пяти лет
Это один из наиболее важных рисков Мадридской системы.
В течение первых пяти лет с даты международной регистрации её действие зависит от базовой заявки или регистрации.
Если базовая заявка отклонена, отозвана либо базовая регистрация прекращена, признана недействительной или ограничена в предусмотренных законом случаях, международная регистрация может быть затронута в соответствующей части.
Это называют центральной атакой.
Например, российская компания зарегистрировала товарный знак в России и на его основе получила международную регистрацию в нескольких странах.
Если в течение пяти лет российская базовая регистрация будет полностью прекращена по соответствующему основанию, международная регистрация также может потерять действие в соответствующей части.
Но здесь есть важный нюанс.
Это не означает, что правообладатель обязательно теряет возможность защищать бренд за рубежом.
В предусмотренных случаях существует механизм трансформации международной регистрации в национальные заявки. При соблюдении установленных условий такая заявка рассматривается национальным ведомством с сохранением соответствующей даты приоритета.
Поэтому при возникновении проблем с базовой регистрацией необходимо действовать быстро, а не ждать завершения всех процедур.
В течение первых пяти лет с даты международной регистрации её действие зависит от базовой заявки или регистрации.
Если базовая заявка отклонена, отозвана либо базовая регистрация прекращена, признана недействительной или ограничена в предусмотренных законом случаях, международная регистрация может быть затронута в соответствующей части.
Это называют центральной атакой.
Например, российская компания зарегистрировала товарный знак в России и на его основе получила международную регистрацию в нескольких странах.
Если в течение пяти лет российская базовая регистрация будет полностью прекращена по соответствующему основанию, международная регистрация также может потерять действие в соответствующей части.
Но здесь есть важный нюанс.
Это не означает, что правообладатель обязательно теряет возможность защищать бренд за рубежом.
В предусмотренных случаях существует механизм трансформации международной регистрации в национальные заявки. При соблюдении установленных условий такая заявка рассматривается национальным ведомством с сохранением соответствующей даты приоритета.
Поэтому при возникновении проблем с базовой регистрацией необходимо действовать быстро, а не ждать завершения всех процедур.
Почему устойчивость российской регистрации имеет значение?
Для бизнеса, который планирует международную экспансию, регистрация в России становится не только локальной защитой бренда.
Она одновременно является фундаментом международной регистрации.
Поэтому до подачи международной заявки желательно проверить:
Она одновременно является фундаментом международной регистрации.
Поэтому до подачи международной заявки желательно проверить:
- нет ли противопоставленных обозначений;
- насколько сильным является товарный знак;
- нет ли оснований для отказа;
- соответствует ли перечень товаров и услуг реальной бизнес-модели;
- не ведутся ли уже споры относительно обозначения;
- не существует ли риска оспаривания регистрации.
- Особенно внимательно следует относиться к ситуации, когда международная заявка подаётся сразу после получения российской регистрации, в отношении которой уже существуют потенциальные претензии третьих лиц.
Можно ли зарегистрировать знак сразу в нескольких странах?
Да.
Именно это является одним из главных преимуществ Мадридской системы.
В международной заявке можно указать несколько государств, в которых бизнес заинтересован в охране.
При этом страны выбираются не «на всякий случай», а исходя из реальной коммерческой стратегии.
Например, компании может быть необходима охрана:
Именно это является одним из главных преимуществ Мадридской системы.
В международной заявке можно указать несколько государств, в которых бизнес заинтересован в охране.
При этом страны выбираются не «на всякий случай», а исходя из реальной коммерческой стратегии.
Например, компании может быть необходима охрана:
- в странах, где уже находятся основные покупатели;
- в государствах производства;
- в странах, через которые проходят поставки;
- на рынках, где планируется открытие представительств;
- в юрисдикциях потенциальной франшизы.
- Поэтому международная регистрация должна быть частью стратегии развития бренда, а не просто расширенным списком государств.
Можно ли добавить новую страну позже?
Да.
Мадридская система позволяет осуществлять последующее указание дополнительных государств.
Это означает, что не обязательно включать все потенциальные рынки в первоначальную международную заявку.
Компания может сначала зарегистрировать знак в ключевых юрисдикциях, а затем расширить территориальную охрану при выходе на новые рынки.
Для растущего бизнеса такой подход может быть экономически рациональнее.
Например:
первый этап - Россия и основные зарубежные рынки;
второй этап - страны, в которые начинается экспорт;
Мадридская система позволяет осуществлять последующее указание дополнительных государств.
Это означает, что не обязательно включать все потенциальные рынки в первоначальную международную заявку.
Компания может сначала зарегистрировать знак в ключевых юрисдикциях, а затем расширить территориальную охрану при выходе на новые рынки.
Для растущего бизнеса такой подход может быть экономически рациональнее.
Например:
первый этап - Россия и основные зарубежные рынки;
второй этап - страны, в которые начинается экспорт;
- третий этап - новые юрисдикции после заключения дистрибьюторских или франчайзинговых соглашений.
Срок действия международной регистрации
Международная регистрация действует в течение установленного периода и может продлеваться.
Продление осуществляется централизованно через систему ВОИС, без необходимости заново проходить первоначальную процедуру подачи в каждой стране.
Однако необходимо учитывать, что сохранение международной регистрации не означает автоматического сохранения всех национальных прав при любых обстоятельствах.
Продление осуществляется централизованно через систему ВОИС, без необходимости заново проходить первоначальную процедуру подачи в каждой стране.
Однако необходимо учитывать, что сохранение международной регистрации не означает автоматического сохранения всех национальных прав при любых обстоятельствах.
- Если в отдельной стране возник спор, отказ или иное основание для прекращения охраны, ситуацию необходимо анализировать по законодательству соответствующей юрисдикции.
Сколько стоит международная регистрация?
Стоимость зависит от нескольких факторов:
Например, международная регистрация для одного класса в нескольких юрисдикциях и регистрация бренда одновременно в десятках стран для крупной международной компании - совершенно разные по бюджету процедуры.
Кроме официальных сборов ВОИС и иных обязательных платежей, необходимо учитывать юридические расходы.
Если в одной из стран получен предварительный отказ, могут возникнуть дополнительные расходы на подготовку ответа и работу местного патентного поверенного.
- количества указанных стран;
- количества классов МКТУ;
- вида обозначения;
- применимых индивидуальных пошлин отдельных государств;
- необходимости работы с национальными поверенными;
- последующих действий при получении отказов.
Например, международная регистрация для одного класса в нескольких юрисдикциях и регистрация бренда одновременно в десятках стран для крупной международной компании - совершенно разные по бюджету процедуры.
Кроме официальных сборов ВОИС и иных обязательных платежей, необходимо учитывать юридические расходы.
Если в одной из стран получен предварительный отказ, могут возникнуть дополнительные расходы на подготовку ответа и работу местного патентного поверенного.
Почему предварительный поиск важнее самой подачи?
Одна из распространённых ошибок - сначала оплатить международную заявку, а уже после получения отказа выяснять, что в целевой стране существует сходный товарный знак.
До подачи желательно провести предварительный поиск.
Проверяются:
Знак может быть проблемным и при наличии другого обозначения, сходного до степени смешения.
Для бизнеса стоимость предварительного поиска обычно значительно ниже потенциальных потерь от выхода на рынок с конфликтующим брендом.
До подачи желательно провести предварительный поиск.
Проверяются:
- зарегистрированные товарные знаки;
- поданные заявки;
- сходные обозначения;
- соответствующие классы товаров и услуг;
- национальные особенности оценки сходства;
- возможные основания для отказа.
Знак может быть проблемным и при наличии другого обозначения, сходного до степени смешения.
Для бизнеса стоимость предварительного поиска обычно значительно ниже потенциальных потерь от выхода на рынок с конфликтующим брендом.
Типичные основания для отказа
Каждая страна применяет собственное законодательство.
В числе возможных оснований:
Слово, которое хорошо воспринимается российской аудиторией, может иметь нежелательное значение на другом языке.
Поэтому международная регистрация должна учитывать не только право, но и специфику конкретного рынка.
В числе возможных оснований:
- наличие более раннего сходного товарного знака;
- отсутствие различительной способности;
- описательный характер обозначения;
- вводящий в заблуждение характер;
- противоречие публичным интересам;
- особенности национального законодательства;
- проблемы с перечнем товаров и услуг.
Слово, которое хорошо воспринимается российской аудиторией, может иметь нежелательное значение на другом языке.
Поэтому международная регистрация должна учитывать не только право, но и специфику конкретного рынка.
Что делать при предварительном отказе?
Получение предварительного отказа не всегда означает окончательную потерю возможности зарегистрировать знак.
Необходимо изучить:
Поэтому универсального ответа «подать возражение в ВОИС» не существует.
ВОИС ведёт международную регистрацию, но спор с национальным ведомством по существу обычно решается в соответствии с процедурой соответствующей страны.
Необходимо изучить:
- какое ведомство направило отказ;
- какие основания указаны;
- является ли отказ полным или частичным;
- какие сроки установлены для ответа;
- требуется ли местный патентный поверенный;
- можно ли изменить перечень товаров и услуг;
- имеются ли основания для возражений;
- возможно ли переговорное урегулирование с владельцем противопоставленного знака.
Поэтому универсального ответа «подать возражение в ВОИС» не существует.
ВОИС ведёт международную регистрацию, но спор с национальным ведомством по существу обычно решается в соответствии с процедурой соответствующей страны.
Мадридская система или прямая регистрация в стране
Выбор зависит от бизнес-задачи.
Мадридская система подходит, если:
Мадридская система подходит, если:
- необходимо охватить несколько стран;
- компания планирует дальнейшее расширение географии;
- требуется централизованное управление регистрацией;
- важно упростить последующие изменения и продление.
- нужен только один зарубежный рынок;
- соответствующая страна не участвует в Мадридской системе;
- национальная процедура даёт конкретные преимущества;
- есть особые требования к стратегии регистрации.
Типичные ошибки бизнеса
1. Не проводят поиск перед подачей
В результате деньги потрачены, а в ключевой стране уже существует конфликтующий знак.
2. Выбирают страны без связи с бизнес-планом
Указание большого количества стран увеличивает расходы, но не обязательно увеличивает ценность бренда.
3. Не учитывают пятилетнюю зависимость
Компания получает международную регистрацию, но не оценивает устойчивость базового российского знака.
4. Игнорируют языковые риски
Название проверяют только с точки зрения российского языка.
5. Пропускают срок ответа на предварительный отказ
Полученный отказ откладывают «на потом», а затем обнаруживают, что процессуальный срок уже истёк.
6. Считают международную регистрацию абсолютной защитой
Мадридская система упрощает процедуру регистрации, но не отменяет национальное законодательство.
7. Регистрируют бренд после начала международной экспансии
В некоторых странах к этому моменту конкурент уже может получить более раннее право.
В результате деньги потрачены, а в ключевой стране уже существует конфликтующий знак.
2. Выбирают страны без связи с бизнес-планом
Указание большого количества стран увеличивает расходы, но не обязательно увеличивает ценность бренда.
3. Не учитывают пятилетнюю зависимость
Компания получает международную регистрацию, но не оценивает устойчивость базового российского знака.
4. Игнорируют языковые риски
Название проверяют только с точки зрения российского языка.
5. Пропускают срок ответа на предварительный отказ
Полученный отказ откладывают «на потом», а затем обнаруживают, что процессуальный срок уже истёк.
6. Считают международную регистрацию абсолютной защитой
Мадридская система упрощает процедуру регистрации, но не отменяет национальное законодательство.
7. Регистрируют бренд после начала международной экспансии
В некоторых странах к этому моменту конкурент уже может получить более раннее право.
Когда без юриста не обойтись?
Профессиональное сопровождение особенно важно, если бренд является существенным активом бизнеса или компания планирует выход сразу на несколько зарубежных рынков.
Юрист помогает:
Регистрация в двадцати странах без реального коммерческого интереса может оказаться менее эффективной, чем качественная защита в пяти ключевых юрисдикциях.
Юрист помогает:
- определить оптимальную стратегию защиты;
- провести предварительный поиск;
- выбрать страны;
- проверить перечень товаров и услуг;
- оценить устойчивость базовой регистрации;
- подготовить международную заявку;
- контролировать делопроизводство;
- организовать работу с зарубежными патентными поверенными;
- отработать предварительные отказы;
- оценить необходимость трансформации международной регистрации в национальные заявки.
Регистрация в двадцати странах без реального коммерческого интереса может оказаться менее эффективной, чем качественная защита в пяти ключевых юрисдикциях.
Как мы работаем?
1. Анализируем бренд
Проверяем обозначение, владельца и существующую российскую регистрацию или заявку.
2. Определяем географию защиты
Исходим из текущих продаж, планов экспансии, маркетплейсов, дистрибуции и инвестиционной стратегии бизнеса.
3. Проводим предварительный поиск
Оцениваем риски конфликтов с ранее зарегистрированными и заявленными обозначениями.
4. Проверяем базовую регистрацию
Отдельно анализируем риски пятилетней зависимости международной регистрации от российского основания.
5. Формируем международную заявку
Определяем классы МКТУ, страны и необходимые формальные данные.
6. Сопровождаем экспертизу
Контролируем сообщения ВОИС и национальных ведомств, а при необходимости подключаем зарубежных патентных поверенных.
7. Защищаем регистрацию после подачи
При получении предварительного отказа оцениваем основания и выстраиваем стратегию ответа или дальнейшего обжалования.
Проверяем обозначение, владельца и существующую российскую регистрацию или заявку.
2. Определяем географию защиты
Исходим из текущих продаж, планов экспансии, маркетплейсов, дистрибуции и инвестиционной стратегии бизнеса.
3. Проводим предварительный поиск
Оцениваем риски конфликтов с ранее зарегистрированными и заявленными обозначениями.
4. Проверяем базовую регистрацию
Отдельно анализируем риски пятилетней зависимости международной регистрации от российского основания.
5. Формируем международную заявку
Определяем классы МКТУ, страны и необходимые формальные данные.
6. Сопровождаем экспертизу
Контролируем сообщения ВОИС и национальных ведомств, а при необходимости подключаем зарубежных патентных поверенных.
7. Защищаем регистрацию после подачи
При получении предварительного отказа оцениваем основания и выстраиваем стратегию ответа или дальнейшего обжалования.
Частые вопросы
Можно ли подать международную заявку, если товарный знак ещё не зарегистрирован в России?
Да. Для подачи международной заявки может использоваться не только зарегистрированный российский товарный знак, но и соответствующая национальная заявка. Однако международная регистрация в первые пять лет зависит от базовой заявки или регистрации.
Нужно ли регистрировать товарный знак отдельно в каждой стране?
Не обязательно. Если нужные государства участвуют в Мадридской системе, можно использовать международную заявку с указанием соответствующих стран.
Мадридская регистрация автоматически защищает бренд во всех указанных странах?
Нет. Каждое национальное ведомство сохраняет возможность отказать в охране по основаниям своего законодательства.
Можно ли добавить страну после международной регистрации?
Да. Мадридская система предусматривает последующее указание дополнительных государств.
Что будет, если российскую регистрацию отменят в первые пять лет?
Международная регистрация может быть затронута в соответствующей части. В предусмотренных случаях правообладатель может воспользоваться механизмом трансформации международной регистрации в национальные заявки, сохранив соответствующую дату приоритета при соблюдении установленных условий.
Можно ли зарегистрировать название компании как международный товарный знак?
Само по себе наличие фирменного наименования не означает наличие зарегистрированного товарного знака. Необходимо отдельно оценивать обозначение и товары или услуги, для которых требуется охрана.
Что делать, если в одной стране получили отказ?
Необходимо изучить основания отказа и сроки ответа. В зависимости от юрисдикции возможны возражения, ограничение перечня товаров и услуг, переговоры с правообладателем противопоставленного знака или иные способы защиты.
Итог
Мадридская система - один из наиболее удобных инструментов международной защиты бренда, когда бизнес работает сразу на нескольких зарубежных рынках.
Но её преимущество заключается именно в централизованном управлении регистрацией, а не в автоматическом предоставлении охраны во всех странах.
Перед подачей необходимо проверить:
бренд → российскую базу → страны → сходные знаки → классы МКТУ → риски отказов → стоимость → стратегию на первые пять лет.
Для бизнеса, который инвестирует значительные средства в развитие бренда, международная регистрация должна рассматриваться как часть защиты интеллектуальных активов компании.
Если вы планируете выход на зарубежные рынки, продажу бизнеса иностранному инвестору, франчайзинг или масштабирование бренда через международные маркетплейсы, имеет смысл заранее определить оптимальную территорию правовой охраны.
Но её преимущество заключается именно в централизованном управлении регистрацией, а не в автоматическом предоставлении охраны во всех странах.
Перед подачей необходимо проверить:
бренд → российскую базу → страны → сходные знаки → классы МКТУ → риски отказов → стоимость → стратегию на первые пять лет.
Для бизнеса, который инвестирует значительные средства в развитие бренда, международная регистрация должна рассматриваться как часть защиты интеллектуальных активов компании.
Если вы планируете выход на зарубежные рынки, продажу бизнеса иностранному инвестору, франчайзинг или масштабирование бренда через международные маркетплейсы, имеет смысл заранее определить оптимальную территорию правовой охраны.
Оставьте заявку
Оценим риски по вашему обозначению, определим необходимые юрисдикции и подготовим стратегию международной регистрации товарного знака.
